Патенты и лицензии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

       Оставляя слово за специалистами по поводу того, быть или не быть предвари-тельным заявкам, О.Л.Алексеева – канд. юрид. наук, заместитель директора ФИПС (Москва, OAlekseeva@rupto.ru), проанализировав ситуацию, приходит к выводу, что заявитель в каждой конкретной ситуации должен сам принимать решение. Соот-ветствующую норму, гарантирующую заявителю право установления приоритета по предварительной заявке, автор предлагает закрепить в п. 3 ст. 1383 ГК РФ.
       Ключевые слова: заявка, предварительная заявка, патент, заявитель, изобретение, формула изобретения.

       PRELIMINARY APPLICATIONS: TO BE OR NOT TO BE?
       Leaving the word to the specialists as to be or not to be advance to preliminary applications, O.L.Alekseeva, PhD, Deputy Director of the Federal Institute of Industrial Property (FIPS) (OAlekseeva@rupto.ru, Moscow), after analyzing the situation, comes to the conclusion that the applicant in each specific situation must make his own decision. The author proposes to provide in Article 1383, para. 3 of the Civil Code the relevant rule, which guarantees to the applicant the right to establishing priority by the provisional application.
       Key words: application, provisional application, patent, applicant, invention, patent claims.

Инициатива

Совсем недавно, в 2014 г. были внесены существенные изменения в нормы патентного права, установленные 72 главой ГК РФ, а в 2016 г. приняты новые подзаконные акты. Казалось бы, о каком развитии патентного законодатель-ства можно говорить, если еще не в полной мере сложилась практика применения последних изменений? Однако российские участники рынка интеллектуальной собственности, в частности, молодые ученые из Сколковского института науки и технологий, ранее поработавшие в США, обратились в Роспатент с предложениями по дальнейшему изменению патентного законодательства.
Предлагается дополнить нормы 72 главы ГК РФ положениями, устанавливающими право заявителя на подачу предварительной заявки так, как это сделано в США в отношении заявок на изобретения. Роспатент поддержал инициативу проведением опроса и подготовкой законопроекта для его последующего обсуждения с биз-нес-сообществом.

Истоки института предварительных заявок и его суть

       Российским специалистам приме-няемый в США институт предварительных заявок известен по давним публикациям Ю.И.Буча, М.М.Елисеевой¹, А.П.Ефимочкина². Как объясняют Ю.И.Буч и М.М.Елисеева, введение этого института в США было связано с установлением нового порядка исчисления срока действия патента на изобретение. С 1995 г. этот срок составляет в США 20 лет, считая с даты подачи заявки, вместо 17 лет с даты выдачи патента, как это было раньше. При таком порядке исчисления срока предварительные заявки предназначались для выполнения роли национального эквивалента заявок иностранных заявителей, поданных за пределами США и используемых для установления конвенционного приоритета по соответствующим заявкам, поданным в США.
       ¹ Буч Ю.И., Елисеева М.М. Предварительные заявки в США//Патенты и лицензии. 2004. № 8. С. 61, 62.
       ² Ефимочкин А.П. Почему американские изо-бретатели опережают российских?//Патентный поверенный. 2007. № 3. С. 36, 37.
       Институт предварительных заявок – это совокупность норм, которые по законодательству США позволяют заявителю относительно просто закрепить за собой приоритет изобретения и продлить срок действия патента на один год. Для этого заявителю достаточно в качестве первой заявки подать в патентное ведомство предварительную заявку, представляющую собой заявление и описание изобретения, на которое заявитель в дальнейшем хочет получить патент. Требования к описанию изобретения, входящего в состав предварительной заявки, специально не регламентированы. На практике (это также известно из документов приоритетных заявок, поступающих в Роспатент) описание может выглядеть как статья, отчет, некий информационный материал, раскрывающий изобретение, возможно, с чертежами, и даже презентация. Формула изобретения не требуется. Заявка регистрируется, но формальная экспертиза по ней не проводится.
       Чтобы приоритет изобретения был установлен по дате подачи предварительной заявки, заявитель должен подать заявку, составленную в соответствии с предусмотренными правилами в течение 12 месяцев, исчисляемых с даты подачи предварительной заявки. Если этого не произойдет, предварительная заявка теряет юридическую силу.
       Предварительных заявок может быть подано несколько, и на их основе установлен множественный приоритет. В этом случае заявка, составленная в соответствии с предусмотренными правилами, должна быть подана в срок, не превышающий 12 месяцев, исчисляемых с даты подачи первой предварительной заявки. Подавать ли предварительную заявку, решает сам заявитель. За заявителем сохраняется право сразу подать заявку, составленную в соответствии с предусмотренными правилами.

Результаты опроса

В проведенном Роспатентом опросе приняли участие федеральные органы исполнительной власти, институты развития, объединения предпринимателей, университеты, вузы, фирмы патентных поверенных, преподаватели права интеллектуальной собственности, патентные поверенные, патентоведы и др. Следует отметить активную, заинтересованную позицию многих специалистов, выраженную в связи с запросом Роспатента. При этом 52,4% респондентов поддержали инициативу. Опрос позволил выявить ожидания специалистов от введения нового института, в том числе и позитивные, и негативные. Одновременно стало ясно, что многие вопросы, поставленные специалистами, требуют проработки. Подавляющее большинство респондентов указали на необходимость более детального исследования вопроса и подготовки законопроекта с целью дальнейшего обсуждения инициативы.

Преимущества

Основные преимущества, получае-мые заявителем от подачи предварительной заявки, состоят в возможности быстро и просто закрепить приоритет изобретения и сдвинуть на год дату начала действия патента. Но это не все. Предварительная заявка позволяет разработчику раньше начать маркетинг технического решения, раньше вступить в переговоры с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами, раньше презентовать, раскрыть в печати созданное изобретение и при этом не опасаться, что его похитят конкуренты и запатентуют на свое имя.
Важно, что подача предварительной заявки позволяет продвигать долгосрочные комплексные исследования, в которых могут достигаться промежуточные результаты. Закрепив приоритет изобретения, заявитель может спокойно оценить коммерческий потенциал и патентоспособность раскрытого в предварительной заявке изобретения, а затем решить, целесообразно ли продолжать патентование заявленного изобретения или следует доработать полученный результат для подачи другой заявки.

Риски и негативные последствия

       Признавая преимущества института предварительных заявок, специалисты обращают внимание на риски, связанные с подачей предварительной заявки и негативные последствия введения этого института в целом.
       Патентоведы прогнозируют повы-шение вероятности:
       принятия решений об отказе в вы-даче патента по основной заявке, поскольку предварительные заявки будут подаваться без проведения информационного поиска, позволяющего объективно оценить новизну и изобретательский уровень разработки и надежно отграничиться в притязаниях от уровня техники с учетом известных аналогов;
       успешного оспаривания выданного патента в связи с неправомерно установленным приоритетом по дате подачи предварительной заявки в случае, если в формулу изобретения, с которой выдан патент, будут включены признаки, отсутствовавшие в предварительной заявке;
       оспаривания патента в связи с недостаточностью раскрытия сущности изобретения в основной заявке, составленной на основе недостаточно проработанных материалов предварительной заявки;
       увеличения сроков выдачи патентов в связи с ростом нагрузки на экспертов Роспатента.
       Следует обратить внимание, что все риски, связанные с повышением вероятности принятия решения об отказе в выдаче патента и с оспариванием патента, распространяются и на заявки, поданные за рубежом с испрашиванием конвенционного приоритета на основании поданной в России предварительной заявки. Многих беспокоит необходимость дополнительных расходов на уплату пошлины за подачу предварительной заявки. Представители научной общественности обращают внимание на возможность недобросовестного повышения показателей работы научных учреждений, выполняемой за счет средств государственного бюджета (так как в отчетной документации учитываются поданные заявки).

Аналогичный российский институт

       Некоторые специалисты обращают внимание на то, что возможности, которые российский заявитель может получить от введения института предварительных заявок, уже сейчас предоставляются российскими нормами права (ст. 1381 ГК РФ). Положение п. 3 данной статьи позволяет заявителю, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, подать в течение 12 месяцев другую заявку на то же изобретение и испросить по ней так называемый внутренний приоритет, то есть приоритет по дате подачи более ранней заявки. Такой приоритет будет установлен, если действительно в позднее поданной заявке будет раскрыто то же изобретение, что и в ранее поданной. При этом более ранняя заявка признается отозванной.
       Особенность российского регулирования и его первое отличие от регулирования США состоит в том, что описание изобретения в ранее поданной заявке должно быть оформлено в соответствии с установленными правилами. Если в описании имеется ссылка на чертежи, они должны быть представлены. Формулу изобретения при подаче заявки заявитель может не прикладывать, так как она не является обязательным документом для установления даты подачи заявки (п. 3 ст. 1375 ГК РФ). Второе отличие в том, что по ранее поданной заявке проводится формальная экспертиза.
       Казалось бы, это очень важные отличия. На самом деле Роспатент примет в качестве описания изобретения любой материал, так как ни ГК РФ, ни подзаконные акты не предусматривают такое основание для отказа в приеме документов заявки как несоответствие описания изобретения установленным требованиям³. Если описание не соответствует установленным требованиям, заявителю будет направлен запрос формальной экспертизы. Для ответа на него законодатель предоставил срок с учетом возможности его продления в 13 месяцев (п. 3 ст. 1384 ГК РФ). Таким образом, по более ранней заявке можно вообще не отвечать на запрос. Достаточно лишь подать ходатайство о продлении срока его представления, а до истечения 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки подать вторую, более позднюю заявку, испросив по ней приоритет на основании более ранней заявки. Конечно, испрашиваемый приоритет по более поздней заявке будет установлен правомерно только при условии раскрытия заявленного изо-бретения в документах более ранней заявки.
       ³ См.: п. 17 Правил состав-ления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316.
       Преподаватели патентного права необходимость подачи более поздней заявки обычно связывают с тем, что представленное по более ранней заявке описание изобретения имеет существенные недостатки либо содержит информацию, с которой заявитель не хотел бы знакомить неопределенный круг лиц в связи с ее публикацией. В этом случае заявитель может воспользоваться так называемым правом внутреннего приоритета (п. 3 ст. 1381 ГК РФ).
       Какие еще цели можно достичь при применении такой процедуры? Как справедливо заметил это еще в 2007 г. Ю.И.Буч, те же, что и при подаче предварительной заявки в США. Главное – можно быстро и просто закрепить приоритет изобретения и сдвинуть на год дату начала действия патента⁴. Можно раньше начать маркетинг, вступить в переговоры с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами, начать презентовать созданное изобретение, не опасаясь его заимствования конкурентами с целью патентования на свое имя. Можно спокойно оценить коммерческий потенциал и патентоспособность изобретения, а затем решить, целесообразно ли продолжать патентование заявленного изобретения или следует доработать полученный результат.
       ⁴ Буч Ю.И. Догнать и пере-гнать//Патентный поверенный. 2007. № 5. С. 28.
       Таким образом, действительно в российском законодательстве имеется институт, альтернативный институту предварительных заявок США и дающий российскому заявителю те же преимущества. Однако в России заявки, в которых испрашивается внутренний приоритет, практически не подаются.

Быть ли предварительной заявке в России?

       В США предварительные заявки со-ставляют более 30% от общего числа заявок на патенты. Для вузов этот показатель достигает 80–90%. Подача предварительной заявки осуществляется при условии уплаты установ-ленной пошлины.
       Причины низкой востребованности аналогич-ной процедуры в России, вероятнее всего, связаны со сложной редакцией нормы п. 3 ст. 1381 ГК РФ, непрозрачно раскрывающей смысл права внутреннего приоритета. Несомненно, имеет место и недостаточная информированность бизнес-сообщества о возможностях, предоставляемых процедурой внутреннего приоритета. В какой-то степени может влиять нежелание заявителя нести дополнительные расходы, связанные с уплатой пошлины за продление срока представления исправленных и недостающих документов по более ранней заявке и за подачу и регистрацию более поздней заявки. И наконец, возможно, патентоведы, понимая риски, связанные с подачей незрелой заявки, стараются сразу оформлять заявку по всем правилам. Как говорится, делать так делать. В этом списке причин две последние присущи не только российской, но и американской системе. В то же время неясно изложенная норма п. 3 ст. 1381 ГК РФ и недостаточная информированность бизнес-сообщества – это чисто российские особенности патентного дела.
       Именно эти две особенности, по мнению ав-тора настоящей статьи, долго сомневавшегося в том, быть или не быть институту предвари-тельной заявки в России, перевесили чашу весов сомнений в сторону быть. Ведь главное – предоставить разработчикам права, ясно изложив их в законе, внятно проинформировать об этих правах и связанных с ними возможностях. Конечно, у патентоведов и патентных поверенных не может не вызывать беспокойство повышение вероятности принятия решений об отказе в выдаче патента и оспаривания патента, основанного на предварительной заявке. Но тут уже каждый разработчик в каждой конкретной ситуации должен сам принимать решение, что для него важнее: быстрее и проще закрепить приоритет разработки с уплатой дополнительной пошлины и повышенной вероятностью отказа в выдаче патента или получить более поздний приоритет с высокой вероятностью выдачи патента после тщательного информационного поиска и обоснованного отграничения от уровня техники.
       Если вопрос о введении института предвари-тельных заявок решится положительно, необходимо будет пересмотреть отчетные показатели научных учреждений и документов, подтверждающих новизну результатов научных исследований.

Изменения, которые предлагается внести в ГК РФ

       Как отмечено выше, документы пред-варительной заявки служат цели быстрого закрепления приоритета. Одновременно подача предварительной заявки позволяет сдвинуть дату, с которой будет исчисляться срок действия выданного патента. Для достижения этих целей достаточно депонирования предварительной заявки при условии уплаты пошлины и установление даты ее подачи для исчисления 12-месячного срока. В связи с этим очевидно, что никакие административные действия по предварительной заявке осуществляться не должны, за исключением рассмотрения заявления о признании заявки отозванной, поданного заявителем по собственной инициативе. Соответствующее дополнение следует внести в ст. 1380 ГК РФ.
       Ключевую норму (п. 3 ст. 1381 ГК РФ), гаран-тирующую заявителю право установления приоритета по дате подачи более ранней заявки (право на внутренний приоритет), как отмечено выше, целесообразно упростить, заменив тер-мин «более ранняя заявка» термином «предварительная заявка» . Норму можно изложить, например, в следующей редакции:
       «3. Приоритет изобретения, по-лезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предварительной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец (внутренний приоритет).
       Заявка на изобретение или полезную модель, в которой испрашивается внутренний приоритет, подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев с даты подачи предварительной заявки, а заявка на промышленный образец – в течение шести месяцев.
       Если заявка на изобретение, полезную мо-дель, промышленный образец, в которой испрашивается внутренний приоритет, не подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати либо шести месяцев соответственно, предварительная заявка признается отозванной.
       Внутренний приоритет не может быть ус-тановлен по дате подачи предварительной заявки, в которой уже испрашивался более ран-ний приоритет, либо если предварительная заявка отозвана».
       Важнейшее требование, предъявляемое к предварительной заявке для того, чтобы на ее основании был установлен внутренний приори-тет, – раскрытие в ней объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца), на который заявитель в последующем хочет получить патент. Для специалиста очевидно, что это требование не может быть проверено и не должно проверяться при подаче предварительной заявки. Однако целесообразно уточнить, что следует понимать под раскрытием изобретения, полезной модели, промышленного образца в предварительной заявке при осуществлении соответствующей проверки в связи с установлением приоритета на стадии экспертизы по существу. В ходе проводимого опроса специалисты отмечали, что требование раскрытия сущности изобретения в предварительной заявке [то есть раскрытия совокупности существенных признаков изобретения (полезной модели) с указанием технического результата] является избыточным и обременительным, если речь идет о раскрытии объекта, необходимом для установления приоритета. В соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности в первой заявке достаточно раскрыть сам объект, то есть его признаки. Целесообразно такой подход применить и в отношении предварительной заявки, закрепив его, например, в п. 5 ст. 1381 ГК РФ.
       Чтобы соблюсти права третьих лиц, связан-ные, например, с оспариванием патента, представляется необходимым закрепить в ст. 1394 ГК РФ право любого лица на ознакомление с документами предварительной заявки после выдачи патента. Для соблюдения интересов государства, связанных с правовой охраной секретных изобретений, целесообразно дополнить ст. 1395 и 1401 ГК РФ упоминанием о предварительных заявках.
       В заключение отмечу, что чаши весов «быть или не быть» еще колеблются. Слово за специалистами.

Список литературы

       1. Алексеева О.Л. Актуальные во-просы развития российского патентного пра-ва//http://test.spblegalforum.com/19102016_Rospatent.html
       2. Алексеева О.Л. Актуальные вопросы раз-вития российского патентного права/Тез. докл. XX междунар. науч.- практ. конф. Роспатента «Развитие системы интеллектуальной собственности в России». М.: ФИПС, 2016.
       3. Алексеева О.Л. Актуальные вопросы раз-вития российского патентного права: предварительные заявки, лицензирование заявок, другие вопросы, требующие реше-ния//http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/itogiconfA/OAAlekseevaAktVoprosy.pdf
       4. Буч Ю.И. Догнать и пере-гнать//Патентный поверенный. 2007. № 5.
       5. Буч Ю.И., Елисеева М.М. Предварительные заявки в США//Патенты и лицензии. 2004. № 8.
       6. Буч Ю.И., Елисеева М.М. Предварительные заявки в России, или Догнать и перегнать, версия 2.0//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 9.
       7. Елисеева М. Рекомендации российским заявителям при патентовании изобретений в США/В сб. докл. науч.- практ. конф. «Коллегиальные чтения – 2004». СПб: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004.
       8. Ефимочкин А.П. Почему американские изо-бретатели опережают российских?//Патентный поверенный. 2007. № 3.